[申請商標] 產品服務分類介紹及選擇技巧

2022-09-23

  現今各地商標註冊的通用的商品和服務分類系統為《尼斯分類》,該分類是依據保護知識產權聯合國際局(BIRPI),即世界知識產權組織(WIPO)的前身,於1935年編擬的分類重新編寫。原分類只包括34個類別及對應的商品列表。WIPO根據該分類並進行擴充及增加用於服務的8個類別後,於1963年發布了首版的《尼斯分類》。到2001年發布的第八版《尼斯分類》再新增3個服務類別,至今沿用45個類別的設定。

 

  自2013年以來,每版《尼斯分類》每年都發佈新文本,目前生效的版本是第十一版的2022年文本。

 

  尼斯分類的作準文本使用英文和法文,並於WIPO網站發佈。每個使用《尼斯分類》的國家政府皆可以依此進行翻譯,刪減以及入加本國獨有的可接受項目。部分國家,如台灣、中國和日本等,更為每類別中的項目細分為不同的群組或小類別,使得商標申請人可以更直觀理解項目的近似項目及受保護範圍。

 

  商標申請人在申請商標註冊的時候,應該選擇己正在使用的或者將來準備使用的商品或者服務類別進行註冊。以下是我們經驗所得的一些類別選擇的技巧:

 

1. 選擇範圍比較大的商品及服務項目名稱

  a. 如果欲註冊商標的國家限定了註冊項目的數量,例如台灣20項、中國10項、越南6項、泰國5項,則應該先把範圍較大的項目名稱(如第25類的項目「服裝」)選擇後,再根據主要經營商品服務對範圍比較小的項目名稱(如「恤衫」)進行選擇,從而實現用最小的成本達到最大的保護效果。

  b. 如果欲註冊商標的國家沒有限制註冊項目必需選自《尼斯分類》的列表,可以考慮以該類別的「類別標題」作為基礎,再加上主要經營的商品、服務項目名稱,從而實現最大的保護效果。

  c. 即使欲註冊商標的國家沒有限制註冊項目的數量,也應該把範圍較大的項目名稱選擇後,才加上主要經營的商品、服務項目名稱。

 

2. 選擇盡可能多的群組或小類組

  如果欲註冊商標的國家有為每分類細分群組或小類別,應該盡可能從不同群組中選擇項目名稱,因為同一群組中的不同項目通常被視作近似項目,從而實現用最小的成本達到最大的保護效果。

 

3. 選擇與所經營商品服務功能相近似的項目,或者選擇其主要組成部分或涉及項目

  a. 如果欲註冊商標的國家限制了註冊項目必需選自《尼斯分類》的列表,而列表中又沒有對應的項目名稱,應該考慮選擇與所經營產品服務功能相近似的項目名稱。如經營「電動汽車充電服務」,則應該註冊第37類的服務「車輛服務站」。

  b. 另外,在選擇主要經營的商品、服務項目名稱外,應該考慮是否需要註冊近似的項目、商品服務的其主要組成部分或涉及項目,從而達到保護商標權的最好效果。例如經營「電動汽車充電服務」,則考慮註冊第37類的服務「車輛加油站」、第39類的服務「配電」、第9類的產品「電動運載工具用充電站」;或者經營第7類的「金屬水管閥」,則考慮註冊近似第19類的產品「非金屬、非塑料制水管閥」和第20類的產品「塑料水管閥」。

 

4. 善用第35類的零售服務

  如果欲註冊商標的國家接受服務「XX零售、批發服務」的項目名稱,可以在預算有限的情況下,考慮通過多註冊第35類的「XX之零售及批發」的項目名稱,涵蓋近似項目、主要組成部分所涉及的項目類別(並非減少註冊主要經營項目的類別),從而實現用最小的成本達到較好的保護效果。例如經營第7類的「金屬水管閥」,在減少註冊前述第19類及第20類的情況下,可只註冊第35類的服務「零售、批發水管閥、金屬水管閥、塑料水管閥、非金屬或非塑料制水管閥」。

 

  注意,由於第35類註冊的始終還是服務,而非產品本身,其他申請人還是有可能在該產品原來的類別,或通過回避該項目或者說服審查等方式,在原來的類別取得註冊。

 

  提醒,由於商標註冊只是取得商標權的前題,而在商業活動中就註冊商品服務持續使用該商標才能使保證商標權長期生效,因此,如果註冊超過實際經營之項目,又正好阻礙到別人的商標註冊申請,是有可能被別人以連續三年或五年沒有在註冊項目上使用該商標為由撤銷沒有使用之部分的項目的商標註冊。

 

  由於分類涉及很多技巧性問題,也涉及註冊和撤銷之間的平衡,如果搞不明白,建議專業的事情還是交給專業的人去辦。

 

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